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“张小泉”“吴良材”等老字号知识产权纠纷的裁判规则

发布人:钱钧

来源:金民珍徐婷姿袁田 上海浦东法院

2019-07-03 22:09:06

老字号是历史的活名片,不仅承载着世代相传的产品和技艺,也彰显着中国独特的文化底蕴。笔者通过对老字号知识产权纠纷的类型化梳理,总结老字号纠纷的成因,并结合老字号的典型案例提炼出老字号知识产权纠纷的裁判规则。
一、 老字号知识产权纠纷的类型化梳理
所谓“老字号”知识产权,是指以字号为基础,涵盖商标,有一定影响的商品名称、包装、装潢,商业秘密及域名等知识产权权利在内的混合性知识产权。涉老字号知识产权纠纷大致可归纳为以下几类:
(一)因老字号品牌被盗用引发的纠纷。主要有以下情形:
1. 将老字号抢注为商标或域名;2. 将与老字号相同或相近的文字作商标性使用;3. 模仿老字号中“有一定影响的包装、装潢”。

以上情形,有的单独出现,有的混合并用,目的都是故意攀附,造成消费者混淆。

(二)因同源经营者的共同使用引发的纠纷。即在老字号的历史变迁过程中与其有一定渊源、有一定贡献而使用相同字号或商标的企业之间的老字号权利归属纠纷。如“张小泉”商标侵权及不正当竞争纠纷案。
(三)涉老字号传人类纠纷。许多老字号传人停止了经营。改革开放以后,老字号传人才逐渐意识到这份历史财富的市场价值。包括传人与传人之间的老字号权属纠纷、老字号传人与字号或商标所有人之间的权属纠纷。前者如京津“泥人张”之争,后者如吴良材的后人吴国城等诉上海三联(集团)有限公司吴良材眼镜公司企业字号权纠纷案[。 
(四)商标权人或字号所有人与实际商标或字号使用人之间的权属纠纷。典型案例如广药集团与加多宝之间关于“王老吉”商标和相关权利的诉讼。“王老吉”商标的归属尽管明确,但当事人在许可使用过程中,并未围绕王老吉商标所衍生的商品包装、装潢权益归属作出约定,从而引发纠纷。
(五)老字号国内权利人与域外权利人之间的权属之争。随着企业知名度的提高,老字号商标在海外频频被抢注。如中华老字号“王致和”商标在德国被抢注。
(六)老字号商业秘密类纠纷。拥有世代相承的独特工艺是大部分中华老字号赖以成名及生存的根本基础。而目前市场经济发展迅速、行业竞争异常激烈、人员流动相当频繁,老字号商业秘密类纠纷也由此引发。

timg-19二、 老字号知识产权纠纷成因剖析
(一)公私合营等历史原因。建国前属于个体私有经营的许多老字号,在公私合营后成为了国家所有或者集体所有企业。部分企业此后还经历了设立分店、公司合并、分立、国企改革、歇业等复杂的变革,导致字号权属进一步模糊化。
(二)商业利益驱使下的抢注模仿行为。在市场经济大潮下,老字号的商业价值更加凸显。部分商家基于搭便车的心理,抢注与老字号相同或类似的企业名称、商标和网络域名,模仿老字号有一定影响的包装、装潢。
(三)字号或商标流转的不规范。字号可以随企业或作为企业的一部分而转让或单独转让,致使字号与原经营企业分离或者原经营企业和字号受让企业同时享有字号权的情况。
(四)老字号企业经营不力及法律意识不够。实践中出于经营状况不佳及法律意识不够等原因,部分老字号企业不愿意通过诉讼、仲裁解决纠纷,更不善于综合运用各种法律措施保护自身合法权益。
(五)规则上的缺失。具体体现在:
1. 老字号的字号权专属法律保护欠缺。现行立法还只能通过保护企业名称的法律和转用反不正当竞争法、商标法、驰名商标有关规定等间接保护字号权;2. 字号登记管理规定欠缺。我国对于字号和企业名称的保护仅在所登记工商行政部门辖区内及所登记经营范围内具有排他性。故试图搭便车的企业会在不同行业注册和老字号相同或相似的字号,或在不同的工商行政管理部门进行注册。
三、 老字号知识产权的裁判原则
(一)禁止市场混淆。老字号知识产权主要体现在商业标识,无论是用于区分商品、服务来源的商标,还是用于区分经营主体的字号、域名,或是用来标识产品的有一定影响的商品名称、包装、装潢等,共存的两个商业标识的区分功能总会受到一定程度的影响而产生权利冲突,禁止混淆的实质就是要禁止破坏特定标识与权利人之间的联系,是商业标识存在的基础和根本意义。如前述上海市高级人民法院终审的“张小泉”案[2],法院尽管认定上海张小泉不侵权,但为了规范市场,避免消费者产生混淆,要求被告今后应规范使用其核准登记的企业名称。
(二)尊重历史因素。这是老字号知识产权保护的一项特有原则。老字号的权利归属背后多有复杂的历史传承因素:其知名度和声誉都形成于漫长的历史过程中,其代际传承形式也呈多样或分支众多,建国后的老字号发展历程还见证了公私合营、企业改制等历史变迁,多种因素叠加,使得老字号知识产权纠纷的裁判过程不能简单依据法条下判,如果诉讼各方均有真实来源,可在充分尊重历史因素的前提下,实现有历史渊源的各经营者之间的包容性发展。

最高人民法院指导性案例“宏济堂”商标侵权及不正当竞争纠纷案[3]中,山东省高级人民法院在历史考察的基础上认为,宏济堂阿胶公司对“宏济堂”字号的使用是基于其母公司宏济堂医药公司的历史传承与授权,并非恶意攀附他人企业名称或商标。据此,法院判决驳回了宏济堂制药公司的诉讼请求。又如在“吴良材”侵害商标权及不正当竞争纠纷案中,被告南京吴良材使用其企业名称有其历史因素,且注册企业名称的时间早于原告上海吴良材注册商标的时间,客观上不存在攀附的可能性,法院认为,南京吴良材公司注册使用含“吴良材”文字的企业名称这一行为,不构成对原告的不正当竞争。南京吴良材的企业名称可以与上海吴良材的商标共存。

timg-18的副本

(三)诚实信用原则。诚实信用原则是民法的基本原则,它要求人们在民事活动中应当诚实、守信用,在追求自身利益的同时不损害他人和社会利益,以维持双方的利益及当事人利益与社会利益的平衡。在司法实践中,诚信原则的适用还常常体现在对主观过错的裁判考量。具体认定除了要考察行为人的主观过错,同时还要结合行为发生时商标、字号等商业标识的显著性及实际使用情况、行为人行为发生的合理性、行为人是否存在突出使用等客观情况综合判断。

在“歌力思”案中,被告深圳歌力思服装实业有限公司受让“歌力思”商标的时间是2008年,该商标核准注册于1999年,核定使用于第25类的服装等商品之上。深圳歌力思公司还是“ELLASSAY”的商标注册人。该商标核定使用商品为第18类的动物皮、钱包等。有效期自2008年4月14日至2018年4月13日。原告王碎永注册“歌力思”商标的时间是2011年,核定使用于手提包等。王碎永以歌力思公司及杭州银泰世纪百货有限公司生产、销售“品牌中文名:歌力思,品牌英文名:ELLASSAY”字样皮包的行为构成对其商标权的侵害为由,提起诉讼。法院认为,歌力思公司拥有合法的在先权利基础,使用方式和性质均正当。“歌力思”具有较强的固有显著性,雷同注册的可能性较低,王碎永在手提包、钱包等商品上申请注册“歌力思”商标,其行为难谓正当。

(四)利益平衡原则。利益平衡原则并不是孤立的原则,其考量应该建立在尊重历史、禁止混淆和诚实信用等原则的基础上。如果被告与该老字号有一定的历史渊源,且经过生产经营,其产品或者服务已有一定的市场影响。如果简单地判决停止使用该标识,无论对被告还是对社会都不利于资源的有效利用。因此,在老字号纠纷的处理中,审慎平衡各方利益、公平合理地确定权利边界非常重要。如“王老吉”商标和相关权利的诉讼,是此类纠纷中较为典型的案例。

“王老吉”系一款具有百年历史的重要配方凉茶。作为许可人,广药集团许可香港鸿道集团使用“王老吉”商标,并在许可合同中授权后者使用“红色罐装”,但是并没有明确具体的包装、装潢。后者成立“加多宝集团”,并投入巨资打造该品牌。广药集团和加多宝就产品的包装、装潢的权属产生纠纷。最高人民法院认为:结合红罐王老吉凉茶的历史发展过程、双方的合作背景、消费者的认知及公平原则的考量,因广药集团及其前身、加多宝公司及其关联企业,均对涉案包装装潢权益的形成、发展和商誉发挥了积极的作用,将涉案包装装潢权益完全判归一方所有,均会导致显失公平的结果,并可能损及社会公众利益。涉案包装装潢权益,在遵循诚实信用原则和尊重消费者认知并不损害他人合法权益的前提下,可由广药集团与加多宝公司共同享有。

如果将不同老字号知识产权纠纷比作同一题材的不同影视剧,那么不同裁判原则在不同案情的具体场景中,亦有主角配角之分,在特定个案中对上述裁判原则不同程度的适用亦是为了更公正有效地厘定老字号知识产权纠纷的是非界限,让真正的老字号在市场经济舞台上获得新生、绽放光彩。
注释:[1]一审:上海市第二中级人民法院(2001)沪二中知初字第81号。二审:上海市高级人民法院(2002)沪高民三(知)终字第74号。[2]上海市高级人民法院(2002)沪高民三(知)终字第74号。[3](2013)鲁民三终字第2号。
注:本文为删减版,原文《老字号知识产权纠纷的类型化及裁判原则》刊发于《中华商标》杂志2019年第4期
(文章配图来源于网络)

本文作者:金民珍、徐婷姿、袁田文字校对:杨泓艺


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